Markanın Hükümsüzlüğü Kararını Etkisiz Kılmak Amacıyla Marka Tescili – Kötüniyetli Marka 10

 

1- Kötüniyetli Marka Tescili Serisi

-Serimizin birinci yazısında şirketten ayrılığın ortağın şirket markasına benzer marka tescil ettirmesinin kötüniyetli olduğu,

-ikinci yazısında kötüniyetin bölünmezliği ilkesi gereği kötüniyetli marka başvurularında sınıf benzerliğine bakılmayacağı,

-üçüncü yazısında Türkiye’de tescilli olmayan ünlü yabancı markanın aynısının tescilinin kötüniyetli sayılmayacağı,

dördüncü yazısında güvenin kötüye kullanılması, ticari şantaj, para koparmak, marka ticareti, başkalarının ticaretini engelleme, distribütörün kendi adına başvuru yapması gibi hallerin kötüniyetli marka tescili sayıldığı,

-beşinci yazısında işletme devredenin devrettiği işletmeye ait unvanı kendi adına tescil ettirmeye çalışmasının kötüniyetli olduğu,

-altıncı yazısında önceye dayalı kullanım hakkı sahibinin varlığından haberdar olunmasının kötüniyetli marka başvurusu olduğu,

-yedinci yazısında inançlı işlem ile veya muvazaalı olarak yapılan marka başvurusunun kötüniyetli marka başvurusu olduğu,

-sekizinci yazısında işarette yer alan özgün unsurun aynen aktarım yoluyla başvurya konu edilmesi halinde başvurunun kötüniyetli sayılıp sayılamayacağı,

-dokuzuncu yazısında adi ortaklığa ait işareti kendi adına tescil ettirmek için başvuru yapan kişinin ortaklık dağılmış olsa bile, ortaklık resmi olmasa bile, ortaklığın işareti kullanmadığı sınıfta bile başvuru yapılamayacağı açıklanmıştır.

Bu yazımızda, markanın hükümsüzlüğü kararı sonrasında, hükümsüzlük kararını etkisiz kılmak amacıyla yapılan başvuruların kötüniyetli marka olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tartışılacaktır.

2- Markanın Hükümsüzlüğü Kararını Etkisiz Kılmak Amacıyla Yapılmış Marka Tescil Başvuruları

Uygulamada, bir markanın hükümsüzlüğü talepli bir dava açıldığında, aleyhine dava açılan ve markasının hükümsüzlüğü nedeniyle hak kaybına uğraması muhtemel hale gelen marka sahipleri, mahkemece aleyhlerine verilebilecek olası kararları bertaraf etmek ve markayı aynen veya çok benzer şekilde kullanmaya devam edebilmek amacıyla hükümsüzlük tehdidi altında bulunan markalarına çok benzer nitelikli marka tescil başvuruları yaparlar. Bu başvuruların kötüniyetli marka tescil başvurusu kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorunu ise çeşitli Yargıtay kararlarında tartışılmaktadır. 

2.1. Sonraki Marka Önceki Markanın Aynısı Niteliğinde ise

Yargıtay güncel bir kararında[1]; yerel mahkemece, düz yazıdan ibaret “ogi puki” markasının kullanılmama nedeniyle iptali davası açıldıktan bir ay sonra stilize edilmiş “ogi puki” kelime unsurlu marka için başvuru yapıldığı, önceki markasının hükümsüz kılınması riskine karşılık yeni başvuruda bulunulduğu, başvurunun hükümsüzlük kararını etkisiz amacıyla yapıldığı ve haliyle kötüniyetli olduğu gerekçesiyle verilen hüküm, istinaf mahkemesince yerinde görülmüştür. Yargıtay tarafından bu husus tartışılmadan başka sebeplerle karar bozulmuştur.

2.2. Sonraki Marka Önceki Markanın Aynısı Değilse

Güncel bir Yargıtay kararında[2], davacı taraf, davalı adına tescilli 98/005849 sayılı ve “MELOKS” ibareli markanın hükümsüzlüğüne karar verildiğini ancak karar kesinleşmeden benzer ibareli dava konusu markaların tescil edildiğini iddia etmiş ve yeni tescil edilen markaların kötüniyet nedeniyle hükümsüzlüğünü talep etmiştir. Yerel mahkemece davalı yanın ilk tescilden sonraki marka tescillerinin kötü niyetli olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne ve markaların hükümsüzlüğüne karar verilmiş, Bölge Adliye Mahkemesince de istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir. Yargıtay önüne gelen dosyada hükümsüzlüğü istenen yeni markaların, önceki dosyada hükümsüzlüğüne karar verilen markalar ile aynı olmadığı gerekçesiyle kötüniyetten söz edilemeyeceğine ilişkin kabul şu gerekçeler ile açıklanmıştır: “Markanın hükümsüzlüğüne ilişkin bir mahkeme kararını etkisiz kılmak için yeni marka başvurularında bulunulması da kötü niyetli marka başvurusu olarak kabul edilebilir. Ancak, markası hükümsüz kılınan kişinin, yasal bir hakkını kullanarak, yukarıdaki ilkeler[3] doğrultusunda esasen tanımlayıcı olması nedeniyle marka olamayacak bir işarete birtakım farklı ekler ekleyerek yeni bir marka başvurusunda bulunması önlenemez ve bu davranış tek başına kötüniyetli marka tescili olarak da değerlendirilemez.” ifadelerine yer verilmiştir.

2.3. Sonraki Marka Önceki Markaların Serisi Niteliğinde ise

Yine bir başka kararda[4] tartışılan konu seri markanın kötüniyete etkisidir. Davacı tarafın önceki markası, 27. Sınıfta kullanılmama nedeniyle iptal edilmiş, iptal kararı kesinleşmeden önce davacı tarafça aynı marka için aynı sınıfta başvuru yapılmıştır. YİDK tarafından başvurunun kötüniyetli olduğu gerekçesiyle reddine karar verilmiştir. Yerel mahkemece, davacı tarafa ait “crea” ibareli markaların tüm sınıflarda tescilli olduğu, bu davranışın ihtiyat markası yaratma kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, tüm sınıflarda tescilleme davranışının başkalarını engelleme amacına değil ileride bu sektörde de faaliyete başlanabileceği için ihtiyat amacıyla elde tutmak amacına yönelik olduğu, ayrıca markasının 27. Sınıfta iptali kararına yönelik önceki mahkeme kararını etkisiz kılmak amacıyla hareket edildiğinden söz edilemeyeceği, başvurunun seri markaların devamı niteliğinde kabul edilmesi gerektiği ve kötüniyetli kabul edilemeyeceği gerekçeleriyle YİDK kararı iptal edilmiş, karar Yargıtay tarafından onanmıştır.

Sonuç Olarak

Bir markanın hükümsüzlüğü ya da iptali için dava açıldığında, davanın kendisi için olumsuz sonuçlanabileceği ihtimalini göze almak istemeyen marka sahibi derhal yeni bir başvuru yapmakta ve markasını yeniden tescil ettirmektedir. Böylece yeni davalara gebe bir süreç başlamış olacaktır. Yeni başvuru önceki başvurunun “tıpatıp” aynısı niteliğinde ya da küçük değişiklikler nedeniyle ayırt edilemeyecek kadar benzeri niteliğinde ise kötüniyetli başvuru kapsamında değerlendirilme ihtimali çok yüksektir. Fakat önceki markadan ayrışan ek kelimeler, ayırt edici yeni bir logo ya da çatı marka eklenmesi gibi değişiklik formülleri, başvurunun kötüniyetli olmaktan uzaklaşmasına yardım edebilecektir. Önceki markanın zaten bir serinin parçası olması nedeniyle tekrar başvuruya konu edilmesi halinde ise durum değişmektedir. Emsal Crea kararında da ifade edildiği üzere, marka başvurucusunun seri markalar yaratmak amacıyla yaptığı başvuruların kötüniyetli olmasından bahsedilemez. Buna hükümsüz kılınan bazı sınıfların tekrar başvuruya konu edilmesi de dahildir.

Daha fazla bilgi, marka davaları, marka tescili ve marka danışmanlığı için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 22.04.2022

 

[1] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 01.04.2019 tarihli, 2018/1805 E. - 2019/2431 K. sayılı kararı

[2] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 25.02.2021 tarihli, 2020/1837 E. - 2021/1722 K. sayılı kararı

[3] “…hükümsüz kılınan 98/005849 sayılı marka ile işbu davaya konu markaların işaretsel yönden tamamen aynı olmaması ve ilaç markaları yönünden etken maddeye temas eden jenerik işaretleri kullanma hakkının kimsenin tekeline bırakılmayacağına ilişkin yukarıdaki temel ilkeler de nazara alınarak…”

[4] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 24.06.2020 tarihli, 2019/4725 E. - 2020/3155 K. sayılı kararı

Ecenur Tuncel Uyanık

Av. Ecenur Tuncel Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.