Markanın Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanması ve Zayıf Marka İlişkisi
1- Tanımlayıcı – Vasıf Bildiren Kelime Markalarının Durumu
Sınai Mülkiyet Kanunu madde 5/1-c maddesine göre ticaret alanında cins, vasıf ve coğrafi kaynak belirten ibareler ile 5/1-d maddesine göre; ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan ibareler marka olarak tescil olunamaz. Bu nitelikteki işaretlerin, bir takım ekler almak suretiyle ayırt ediciliği düşük nitelikte de olsa marka olarak tescili mümkün ise de, işbu tesciller, marka olamayacak nitelikteki ibareler üzerinde marka sahiplerine tekel hakkı vermez[1].
Tanımlayıcı olmamakla birlikte tanımlayıcılığa yakın ve tescil kapsamındaki mal ve hizmetler yönünden herkesin kullanımına açık olan ve bu sebeple ayırt edicilik düzeyi zayıf ibareler yönünden ise koruma düzeyinin düşük tutulması ve bu hususta kimseye tekel hakkı verilmemesi gerekir[2]. Zira, marka kapsamındaki mal ve hizmetler yönünden tanımlayıcı veya tanımlayıcıya yakın ibareleri esas unsur olarak içeren markalar baştan itibaren ayırt edicilik gücü zayıf marka konumunda olup, bu tür zayıf markaların koruma kapsamı değerlendirilirken iltibas tehlikesinin yapılacak küçük bir değişiklik ile dahi bertaraf edilebileceği göz önüne alınmalıdır[3].
Yukarıdaki paragrafta bahsi geçen bentler kapsamında tanımlayıcı ve/veya vasıf bildirici işaretler kapsamında kalmakla birlikte bir işaret başvurudan evvel kullanılmış ve ayırt edicilik kazanmış ise SMK 5/2 düzenlemesi gereği marka tescil başvurusu reddedilmez. Fakat SMK 5/2 uyarınca kullanım sonucu ayırt edici kılınmakla marka olarak tescili sağlanan ibarelerin sadece tescilinin sağlandığı gerekçesiyle kullanım tekelinin de kimseye bırakılamayacağı Yargıtay uygulamasının bir sonucudur[4].
2- Zayıf Kelime Markalarının Yüksek Tanıtım Çalışmaları ile Ayırt Edici Hale Gelmesi ve Koruma Kapsamına Etkisi
2.1. Garanti Bankası – Teknogaranti Davası
“Somut olayda; taraf markalarındaki ''garanti'' ve ''teknoloji'' ibaresi malın niteliğine ilişkin tanımlayıcı bir işaret olduğu gibi, ticaret alanında herkes tarafından kullanılabilecek ve bu sebeple kullanımı bir kişinin tekeline bırakılamayacak işaretlerdendir. Bu durumda, davacının ''teknogaranti+şekil'' ibareli marka başvurusu ile davalı şirkete ait ''Garanti'' esas ibareli ayırt edicilik gücü zayıf ve bu sebeple koruma düzeyi düşük olan markalar arasında 556 sayılı KHK'nın 8/1-b maddesi anlamında karıştırılma ihtimalinin bulunmayacağı ve davalının marka başvurusunun tescilinin, davalı şirketin finans alanında tanınmış ''Garanti'' ibaresi yönünden 556 sayılı KHK'nın 8/4. maddesindeki riskleri doğurmayacağının kabulü ile neticesine göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmesi isabetli olmamış olup, bu nedenle Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir[5].”
2.2. Money Club – Mohney Davası
“…"money" ibaresinin Türkçe karşılığının para olduğu, her iki tarafın markalarında MONEY ibarelerinin yer aldığı, kelimenin anlamı itibariyle Türkiye'de bulunan marka ve ürün algısı bakımından ortalama niteliklere sahip hemen herkes tarafından bilindiği, para ibaresinin ticaret hayatında herkesin kullanımına açık, ayırt ediciliği bulunmayan, bir kimseye bağlanması olanaksız ibare olduğu, bu tür markalar arasındaki iltibas tehlikesinin, yapılacak küçük bir değişiklik ile bertaraf edilebileceği, davacı markaları ile davalı başvurusunun konusu olan işaret arasında biçim ve umumî intiba itibariyle bir benzerlik bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine…[6]”
2.3. Enuygun.com Tanıtım Faaliyetlerinin Mutlak Ret Kapsamında İncelenmesi
“Somut olayda hem İlk Derece Mahkemesi, hem de Bölge Adliye Mahkemesi kararında, markaya konu işaretin ayırt edici asıl unsurunun “ENUYGUN” ibaresi olduğu ve bu ibarenin başvuru kapsamındaki tüm hizmetler yönünden KHK'nın 7/1-a maddesi uyarınca somut ayırtedicilik unsurundan yoksun KHK'nın 7/1-c maddesi uyarınca da tanımlayıcı ve bu nedenle mutlak tescil engeline tabi olduğu isabetli olarak kabul edilmiştir. Ancak, davacının marka başvurusuna konu "ENUYGUN" ibaresinin markanın esaslı unsuru olduğu ve bu ibarenin tescil kapsamındaki tüm 35, 36 ve 42. sınıf hizmetler yönünden o hizmetlere değer katan ve vasıf bildiren emsalsiz ve en üstün anlamında süperlatif bir ibare olması, bu özelliği itibariyle internet üzerinde bile olsa kimsenin tekeline bırakılamayacak ve herkesin kullanımına açık KHK'nın 7/1-c maddesi anlamında tanımlayıcı ve 7/1-a ve 5. maddeleri anlamında somut ayırtedicilikten yoksun ibarelerden olması, 7/son maddesi uyarınca bu tarz ibarelerin kullanım sonucu ayırt edici kılınmaları yasal olarak mümkün ise de bu denli tanımlayıcılığı yüksek ve somut ayırtediciliği bulunmayan ibarelerin çok yoğun kullanımla dahi ayırt edici kılınmalarının oldukça güç olması…[7]”
2.4. İlçe İsimlerinin Zayıf Marka Niteliğinde Olması ve Tanıtım Faaliyetinin Önem İfade Etmemesi
“…Türkiye'de yaşayan herkesin bildiği ilçe isimleri kullanılarak oluşturulan markaların, ilçe ismi itibariyle baştan itibaren zayıf marka konumunda olduğu, bu markalar arasındaki iltibas tehlikesinin, yapılacak küçük bir değişiklik ile bertaraf edilebildiği, dolayısıyla bu tür işaretleri marka olarak seçenlerin, önceden alınmış olan markalardan küçük bir takım değişiklikler yapmak suretiyle aynı coğrafi mahal bildirici sözcüklerin kullanıldığı başkalarına ait yeni isimlere/markalara engel olabilme olanağı daha baştan itibaren ortadan kalktığı veya zayıfladığı, yargılama konusu olay açısından da aynı hususun söz konusu olduğu…[8]”
2.5. Macro Center – Makro Davası
Yerel mahkemenin “…çünkü tekel altına alınmasına izin verilmeyen Türkiye’de yaşayan herkesin büyük, geniş ve uzun anlamlarıyla bildiği sıfatlar kullanılarak oluşturulan bu markaların baştan itibaren zayıf marka konumunda oldukları, bu tür markalar arasındaki iltibas tehlikesinin yapılacak küçük bir değişiklik ile bertaraf edilebileceği, yargılama konusu olay açısından da aynı hususun söz konusu olduğu, başvuru konusu işaret ile davacı markaları arasında işletmesel bağlantılandırmayı tesis eden herhangi bir unsurun da bulunmadığı…” gerekçesiyle verdiği karar Yargıtay tarafından yetersiz gerekçe ile Makco Center lehine bozulmuştur[9].
Sonuç Olarak
Tescilli bir marka, bu markanın tanıtım faaliyetlerinden bağımsız olarak değerlendirilecek bir ayırt edici güce sahiptir. Tescilli markanın ayırt edicilik gücü zayıf olabileceği gibi, orta veya yüksek de olabilir. Bazı kelimeler, markanın tescilli bulunduğu sınıf bakımından zayıf niteliktedir. Bunlar genellikle tanımlayıcı ya da vasıf bildirici nitelik gösterir. Bazı kelimeler ise markanın sınıfından bağımsız olarak kendiliğinden zayıf nitelik gösterir. İlçe isimleri, renk isimleri, temel sıfatlar bu duruma örnek gösterilebilir. Zayıf nitelikli markalar çeşitli eklemelerle ya da kullanım öncesi ayırt edicilik kazandırmakla tescil edilebilir ise de tescil edilmiş olması onun tam koruma niteliğine kavuştuğu anlamına gelmez. Ortalama düzeyde ayırt edici markalardan daha az korunmaya devam ederler. Üstelik tanıtıcı faaliyetlerin yoğunluğu ve markanın toplumda bilinir / ayırt edilir hale gelmiş olması da bu sonuca etki etmez.
Daha fazla bilgi, marka davaları, marka tescili ve marka danışmanlığı için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 24.05.2022
[1] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 08.03.2021 tarihli, 2020/1683 E. - 2021/2144 K. sayılı kararı
[2] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 12.10.2020 tarihli, 2020/92 E. - 2020/3984 K. sayılı kararı
[3] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 01.12.2020 tarihli, 2020/1084 E. - 2020/5586 K. sayılı kararı
[4] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 24.02.2021 tarihli, 2020/1774 E. - 2021/1670 K. sayılı kararı
[5] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 08.03.2021 tarihli, 2020/1683 E. - 2021/2144 K. sayılı kararı
[6] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 12.02.2020 tarihli, 2019/3025 E. - 2020/1315 K. sayılı kararı
[7] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 30.09.2019 tarihli, 2018/4681 E. - 2019/6004 K. sayılı kararı
[8] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 06.12.2017 tarihli, 2016/4087 E. - 2017/6941 K. sayılı kararı
[9] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 26.10.2020 tarihli, 2020/177 E. - 2020/4420 K. sayılı kararı
Av. Ecenur Tuncel Uyanık
Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.