Markanın Kullanılmaması Nedeniyle İptali Talebine Karşı Savunma: Kullanılan Sınıflar ile Benzer Olan Sınıfların Durumu
1- Markanın Kullanılmaması Nedeniyle İptali Talebi
Sınai Mülkiyet Kanunu madde 9 hükmüne göre bir marka, tescil edildiği tarihten itibaren beş yıl içinde tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmaya başlanmazsa ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilirse ilgili kişilerin başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından markanın iptaline karar verilir. Kanun’un 26/2 fıkrasında iptal başvurusunun “ilgili kişiler” tarafından yapılabileceği ifade edilmiş, bu kişilerin iptal başvurusu yapmakta hukuki yararını ispat etmesi gerektiği yönünde özel bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Hükümsüzlük istemli davaları açabilecek kişiler ise menfaati olanlar ifade edilmiştir. Hükümsüzlük davası ile iptal taleplerinin farkı hakkındaki yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.
Markanın iptali başvuruları Sınai Mülkiyet Kanunu Geçici Madde 4 hükmü gereğince 10.01.2024 tarihine kadar mahkemeler tarafından kullanılmıştır. Bu tarihten itibaren iptal başvurularının Kurum tarafından alınmaya başlaması ile artık markanın iptaline mahkemeler değil Türk Patent ve Marka Kurumu karar verecektir. Bu yetkinin mahkemelerce kullanıldığı esnada, yani iptal davalarında sıklıkla ileri sürülen “kullanım sergilenen sınıfların benzer sınıflara da sirayet edeceği ve kullanım varmış gibi değerlendirilmesi gerektiği, benzer sınıfların iptaline karar verilmemesi gerektiği” savunmaları Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yürütülen iptal taleplerine karşı da ileri sürülecektir. Bu yazımızda bu savunmanın hukuki durumu değerlendirilmektedir.
2- Markanın Kullanıldığı Sınıflar ile Benzer Olan Sınıflar Yönünden İptal Kararı
İptal talebine karşı markanın ciddi kullanımının ispat edilmesi gereklidir. Ciddi kullanımın ispatı ile ne anlaşılması gerektiği hakkındaki yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Kullanım tescil kapsamında yer alan bazı sınıflar ve hatta bazı alt sınıflar bakımından gerçekleşmiş ve fakat tescil kapsamındaki diğer sınıflar veya alt sınıflar için gerçekleşmemişse, kullanım sergilenmeyen diğer ana sınıflar ve alt sınıflar yönünden markanın kısmen iptaline karar verilir. Bu konuyla ilgili detaylı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Hatta öyle ki tanınmış markalar bile kullanılmadıkları alt sınıflar yönünden iptal yaptırımına tabi tutulmaktadır. İptal yetkisinin mahkemeler tarafından kullanıldığı dönemde markanın iptali davasına karşı sunulan cevap dilekçelerinde “kullanımın gerçekleştiği sınıflar ile benzer olan sınıflar yönünden de kullanım gerçekleşmiş sayılmalıdır” şeklinde savunmalara yer verildiği ve fakat bu savunmaların mahkemeler tarafından kabul edilmediği görülmekteydi.
Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 05.02.2013 tarihli, 2013/384 E. - 2013/1893 K. Sayılı kararında:
“Somut olayda davalı mahkemece davalının fiilen markasını kullandığı hizmetler dolayısıyla tescil kapsamında yer alan 'kara araçlarının bakım ve tamiri hizmetleri' ve 'tur düzenleme hizmetleri', 'araba parkları hizmetleri, garaj kiralama hizmetleri' için de kullanılmış sayılması gerektiği yönündeki bilirkişi raporuna itibar edilerek yazılı şekilde hüküm kurulmuştur. Ancak, anılan hizmetler yönüyle markanın hükümsüzlük talebinin reddi için, davalının o hizmetler bakımından da markayı fiilen kullandığını kanıtlanması gerekmektedir. Bu kullanım ispat edilmeden, markanın kullanılan hizmetlere benzerliği nedeniyle başka hizmetlerde de kullanılmış sayılacağının kabulü doğru değildir.
O halde, davacı vekilinin davalı adına tescilli markanın 37/03, 39/01 ve 02 numaralı hizmetler bakımından da hükümsüzlüğüne karar verilmesine yönelik temyiz itirazlarının kabulü ile yukarıda açıklanan nedenlerle kararın davacı yararına bozulması gerekirken yazılı şekilde onanmış olduğundan, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 16.10.2012 Tarih, 2011/10093 Esas-2012/16340 Karar sayılı onama kararının kaldırılarak kararın yukarıda açıklanan nedenlerle davacı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.”
Yargıtay, 11. Hukuk Dairesinin 30.06.2025 tarihli 2025/92 E. - 2025/4651 K. Sayılı onama kararında:
III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile tüm dosya kapsamına göre, SMK'nın 9. maddesi uyarınca markasını kullanma külfeti altında bulunan davalının somut uyuşmazlık açısından 24.07.2014 ve 24.07.2019 tarihleri arasında bu kullanımını ispat etmesinin gerektiği, marka sahibi davalı tarafından kullanım ispatı için sadece bazı fatura örnekleri sunulduğu, bu fatura örneklerinin 31.07.2019-31.01.2014 tarihleri arasında her ay için bir tane ve çeşitli inşaat işleri ile ilgili müşavirlik hizmetlerine ilişkin olduğu, fatura örneklerinin akışından aylık danışmanlık gerçekleştirildiği ve söz konusu hizmetin, davalı tarafından ağırlıklı olarak dava dışı ... İnş. ve Tic. A.Ş.’ye sunulduğu, fatura tutarlarının her birinin 10.000,00 TL'nin üzerinde olması ve temadi göstermeleri göz önüne alındığında inşaat işleri ile ilgili müşavirlik hizmetleri için kullanımın gerçekleştirildiği, söz konusu fatura örneklerinde "... ... ... İth. İhr. Paz. San. Ve Tic. A. Ş.+ Şekil" ibaresinin yer aldığı, belirtilen kullanımda "... ...+şekil" logosunun ticaret unvanının ötesinde markasal nitelik taşıdığı, çekişme konusu markaların ... ibaresini aynen içeren ve ek olarak "...+şekil" ibaresine de yer verilen kullanımlarının davalı şirketin ticaret unvanının kök unsurunun eklenmesiyle, markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden kullanımı olarak kabul edilebileceği, davalı şirketin ticaret sicil kayıtlarına ilişkin olarak dosya kapsamına kazandırılmış olan belgelerin, ticari faaliyetler bakımından ve şirketin türünden kaynaklanan zorunlu belgeler olup markasal nitelik içermediği, dava konusu ... tescil numaralı marka kapsamında inşaat işleri için kullanılan çeşitli malların (asfalt, ahşap doğramalar, kontraplak, inşaat için cam ürünleri, dış cephe kaplamaları, yollar için metal işaretler, ziftli kaplamalar gibi) yer aldığı, başka bir ifadeyle davalının belirtilen markasının çeşitli inşaat mallarının üretimi ile ilgili olduğu, üretim nedeniyle her ne kadar tescil kapsamında bulunmasa da üretilen malların satışının da söz konusu olacak olmasından dolayı satış hizmetinin de dolaylı yoldan kabulünün mümkün olduğu, ancak ... tescil numaralı markanın tescil kapsamında çeşitli inşaat işleri ile ilgili müşavirlik hizmetlerinin veya başkaca danışmanlık hizmetinin yer almadığı, bu durumda davalının ... tescil numaralı markasının tescil kapsamına ilişkin olarak 24.07.2019-24.07.2014 tarih aralığında kullanımının ispat edilemediği, kullanımın gerçekleştirilmemesine ilişkin olarak herhangi bir neden ileri sürülmediği, dava konusu ... tescil numaralı marka kapsamında çeşitli alanlarda danışmanlık hizmetlerinin (muhasebe ve mali müşavirlik, iş idaresi ve organizasyonu, iş yönetimi, ticari danışma ve personel yönetimi gibi) tescilli olduğu, dava konusu markanın tescil kapsamındaki danışmanlık hizmetlerinin, işletme yönetimi (bir işletmenin idaresi) ile ilgili olan konulara ilişkin bulunduğu ancak davalının kullanım ispatı için sunduğu belgelerin, çeşitli inşaat işleri ile ilgili inşaat hizmetlerine ve özel bir teknik alana ilişkin olduğu, bununla birlikte delil olarak ibraz edilen faturalar arasında inşaat işleri ile ilgili olarak L/C ödeme işlemleri konusunda müşavirlik hizmetlerinin de yer aldığı, L/C (letter of credit) uluslararası işlemlerde “akreditif” olarak ifade edilen ve ihraç edilen malların bedellerinin ödenmesi konusunda belirli şartların yerine getirilmesinden sonra ödemenin yapılacağına ilişkin bir çeşit teminat anlamına geldiği, şu durumda davalının delillerini oluşturan faturaların bir kısmında geçen “L/C ödeme işlemleri konusunda müşavirlik hizmetleri”, ihracat ile ilgili ödeme işlemleri bakımından verilen danışmanlık hakkında olduğu, bu hizmetin bir yönüyle muhasebe ve iş konusu ile ilgisi olması nedeniyle dava konusu ... tescil numaralı markanın kapsamındaki 35. sınıftaki “Muhasebe, mali müşavirlik, yönetim ve danışma hizmetleri: Hesaplar (hesap hülasası veya yıllık rapor tanzimi), hesapların kontrolü hizmetleri, muhasebecilik, vergilerin hazırlanması, bordroların hazırlanması,” ve ihracat işlemlerine ilişkin verilen danışmanlık hizmetleri, yapılacak işin konusuna (örneğin demir yolu inşaatına) ilişkin olması nedeniyle 35. sınıftaki “iş konusunda danışmanlık,” hizmetleri ile doğrudan ilgili olması karşısında bu hizmetler için kullanım olarak kabul edilebileceği, belirtilenlerin dışındaki hizmetler bakımından kullanımın gerçekleştirilmemesine dair bir neden ileri sürülmediği gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile davalıya ait ... tescil numaralı "...+şekil" ibareli markanın kullanmama nedeniyle iptaline ve sicilden terkinine, davalıya ait ... tescil numaralı "...+şekil" ibareli markanın 35. sınıftaki "muhasebe, mali müşavirlik, yönetim ve danışma hizmetleri; hesaplar (hesap hülasası veya yıllık rapor tanzimi), hesapların kontrolü hizmetleri, muhasebecilik, vergilerin hazırlanması, bordroların hazırlanması; iş konusunda danışmanlık" mal ve hizmet sınıfları dışında kalan tüm ve mal ve hizmet sınıfları yönünden kullanmama nedeniyle iptaline ve sicilden terkinine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiş, hüküm, taraf vekillerince istinaf edilmiştir.
IV. İSTİNAF
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile dava konusu yapılan markaların kullanımına ilişkin zaman aralığının dava tarihinden geriye doğru 5 yıl (24.07.2019-24.07.2014) olarak belirlenmesi suretiyle yapılan değerlendirmede, davalının dosyaya ibraz ettiği fatura örnekleri ile ispatlanan ciddi markasal kullanımın çeşitli inşaat işleri ile ilgili müşavirlik hizmetlerine ilişkin bulunduğu, ancak ... numaralı markanın tescil kapsamında kullanımın ispat edildiği çeşitli inşaat işleri ile ilgili müşavirlik hizmetleri ya da başka herhangi bir danışmanlık hizmetinin yer almadığı, bu durumda davalının ... numaralı markasının tescil kapsamına ilişkin olarak 24.07.2019-24.07.2014 tarih aralığında kullanımının ispat edilemediği ve kullanımın gerçekleştirilmemesine ilişkin olarak herhangi bir haklı neden ileri sürülmediği, dava konusu ... tescil numaralı marka yönünden sunulan kullanım delillerinin, kapsamında bulunan 35. sınıftaki “Muhasebe, mali müşavirlik, yönetim ve danışma hizmetleri: Hesaplar (hesap hülasası veya yıllık rapor tanzimi), hesapların kontrolü hizmetleri, muhasebecilik, vergilerin hazırlanması, bordroların hazırlanması,” ve yine 35. sınıftaki “iş konusunda danışmanlık,” hizmetleri için ciddi kullanım niteliği taşıdığı, bunların dışındaki hizmetler bakımından davalının markasını ciddi surette kullanmamasının haklı bir sebebe dayandığını kanıtlayamadığı, ayrıca kullanım ispat edilmeden, markanın kullanıldığı hizmetlere benzerliği nedeniyle başka mal ve hizmetlerde de kullanılmış sayılamayacağı gerekçesiyle taraf vekillerinin istinaf başvurularının esastan reddine karar verilmiş, hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir. (ONANMASINA)
3- Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Ferrari Kararı[1]
Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Ferrari davasında vermiş olduğu kararda Yargıtay’dan farklı olarak bağlantılı sınıflarda da kullanım mevcutmuş gibi karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir: “…bir mal kategorisi ve bunların yedek parçalarıyla ilgili olarak tescil edilmiş bir ticari markanın, söz konusu malların ve bunların yedek parçalarının tümüyle bağlantılı olarak, 12(1) maddesi anlamında "gerçek kullanımda" sayılması gerektiği şeklinde yorumlanmalıdır…[2]”
Orijinal metin için:
“Article 12(1) and Article 13 of Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks must be interpreted as meaning that a trade mark registered in respect of a category of goods and replacement parts thereof must be regarded as having been put to ‘genuine use’ within the meaning of Article 12(1), in connection with all the goods in that category and the replacement parts thereof, if it has been so used only in respect of some of those goods, such as high-priced luxury sports cars, or only in respect of replacement parts or accessories of some of those goods, unless it is apparent from the relevant facts and evidence that a consumer who wishes to purchase those goods will perceive them as an independent subcategory of the category of goods in respect of which the mark concerned was registered”
Sonuç Olarak
Markanın iptali için yapılan başvuruya karşı sunulacak savunmada markanın kullanıldığı ispatlanabilen sınıflar ile benzer kapsamda değerlendirilebilecek sınıflarda da kullanım varmış gibi karar verilmesi ve kullanım olmayan ve fakat kullanılan sınıflar ile benzer olan sınıflar yönünden iptal talebinin reddine karar verilmesi yönünde savunma yapılabileceği, Yargıtay uygulamalarının bu savunmaya aykırı görüşü kabul ettiği ve fakat Ferrari kararının bu savunmaya emsal olarak sunulmasının mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.
Daha fazla bilgi, marka davaları, marka tescili ve marka danışmanlığı için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 27.03.2026
[1] CJEU, C- 720/18 ve C-721/18, Ferrari SpA v. DU, 22.10.2020.
[2] Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 22 Ekim 2008 tarihli, üye devletlerin ticari markalarla ilgili yasalarını yakınlaştırmayı amaçlayan 2008/95/EC sayılı Direktifi'nin 12(1) ve 13. maddeleri, bir mal kategorisi ve bunların yedek parçalarıyla ilgili olarak tescil edilmiş bir ticari markanın, söz konusu malların ve bunların yedek parçalarının tümüyle bağlantılı olarak, 12(1) maddesi anlamında "gerçek kullanımda" sayılması gerektiği şeklinde yorumlanmalıdır; bu durum, söz konusu markanın tescil edildiği mal kategorisinin bağımsız bir alt kategorisi olarak algılanacak bir tüketicinin bu malları satın almak istemesi halinde, ilgili gerçekler ve delillerden açıkça anlaşıldığı durumlar hariç olmak üzere, yalnızca bu malların bazılarıyla, örneğin yüksek fiyatlı lüks spor otomobillerle veya yalnızca bu malların bazılarının yedek parçaları veya aksesuarlarıyla ilgili olarak kullanılmış olması halinde geçerlidir.
Av. Ecenur Tuncel Uyanık
Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.