Hükümsüzlük Davasına Karşı Markanın Kullanılmaması Def’i ve Karşı Dava
1- Markanın Hükümsüzlüğü Kararının Markaya Etkisi
Bir markanın hükümsüzlüğü için dava açılmış ve bu davanın kabulüne karar verilmişse, karar kesinleşmedikçe hüküm ve sonuç doğuramaz (SMK 162). Yerel mahkemece verilen hükümsüzlük kararı kesinleştiği tarihte hüküm ve sonuçlarını doğurmakla birlikte, karar geçmişe etkilidir (SMK 25/1). Diğer bir deyişle, hükümsüzlüğüne karar verilen marka hiç tescil edilmemiş gibi sonuç doğurur (SMK 25/1). Detaylı bilgi için tıklayınız.
2- Markanın İptali Kararının Markaya Etkisi
Bir markanın iptali için dava açılmış ve bu davanın kabulüne karar verilmişse, karar kesinleşmedikçe hüküm ve sonuç doğuramaz (SMK 27/7). Yerel mahkemece verilen iptal kararı kesinleştiği tarihte hüküm ve sonuçlarını doğurmakla birlikte, karar geçmişe etkilidir (SMK 26/2). Fakat geçmişe etkililik hükümsüzlük kararından farklı olarak, marka hiç tescil edilmemiş gibi sonuç doğurmaz (SMK 26/2). İptal kararı kural olarak dava tarihinden itibaren geçerlilik ifade eder. Davacı talep ederse, karar, dava tarihinden daha geriye yürüyecek şekilde tesis edilebilir. Fakat bu tarih en erken iptal edilebilirlik halinin doğduğu an olabilir. Kullanmama nedeniyle açılan marka iptali davalarında iptal anının yürüyebileceği en geri an, beş yıllık hoşgörü süresinin dolduğu andır.
3- Markanın Hükümsüzlüğü Davasına Karşı Markanın Kullanılmadığına Dair Def’i İleri Sürülmesi
Tescilli marka sahibi, yayımına itiraz etmediği markanın hükümsüzlüğünü dava yoluyla talep edebilir. Yayıma itiraza dayanak tuttuğu tescilli markasının kullanılıp kullanılmadığı TPMK tarafından re’sen incelenemez ise de karşı tarafça kullanım ispatı talep edilirse, kullanımın ispat edilmesi yayıma itirazların incelenmesinin önşartı haline gelir (SMK 19/2). Markayı kullanmadığı veya kullanımını ispatlayamayacağı için yayıma itiraz etmeyen taraf, hükümsüzlük davası açarak, hükümsüzlük davasına dayanak tuttuğu tescilli markasının kullanılmamasından kaynaklanabilecek olası hak kayıplarını bertaraf etmek düşüncesinde olabilir. Veya bu amaçtan bağımsız olarak kullanılmayan bir markaya dayanılarak markanın hükümsüzlüğü davası açılabilir. Bu davada, davacının davaya mesnet tuttuğu markasını kullandığını ispatlaması karşı tarafça talep edilirse, yani davalı tarafça “markanın kullanılmadığına dair bir def’i” ileri sürülürse, davacı tarafın kullanım ispatı faaliyetinde bulunması gerekmektedir[1]. Kullanımı ispat edemediği müddetçe, yayıma itirazları bile kabul edilemeyecek olan tarafın, hükümsüzlük davasının da dinlenemeyeceği açıktır. Davalı taraf, hükümsüzlük davası açan tarafın markasının kullanılmaması nedeniyle iptali davası açmak zorunda da değildir. Bunu bir def’i olarak ileri sürebilir[2]. Bu durumda mahkemece davaya dayanak gösterilen markanın kullanımının ispat edilmesi beklenmeli, ispat edilemiyorsa davanın hukuki yarar yokluğundan reddine karar verilmelidir.
4- Kullanılmayan Markanın İhlal Edildiğinden Bahisle Açılan Davada Kullanmama Def’i
Yargıtay güncel uygulamasına göre, markasının ihlal edildiğinden bahisle marka hakkına tecavüzün tespiti, men’i ve ref’i davası açan taraf, ihlal edildiğini iddia ettiği markasını, dava tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kullanmamışsa, açtığı davanın reddine karar verilmelidir[3]. Zira kullanmama hali, korunmaya değer bir hukuki menfaatin de bulunmadığı anlamına gelir[4]. Gerçekten de markasına tecavüz edildiğinden bahisle hukuki koruma talep eden taraf, bu markayı kullanıyor olmalıdır. Yargıtay, MarKHK döneminde aksi düşünce[5] ile, marka kullanılmıyor olsa bile, kullanılmama nedeniyle iptali kararı ancak iptal davasının açıldığı tarihte hüküm doğuracağından, iptal kararından önceki dönemde gerçekleşen ihlaller nedeniyle manevi tazminat talep edilebileceği görüşündeydi. Buna karşılık, güncel Yargıtay kararlarında kullanılmayan markanın hukuki koruma talep edemeyeceği görüşü ağır basmaktadır.
Sonuç Olarak
Markanın hoşgörü süresi dolmasına rağmen kullanılmaması nedeniyle iptali hali, yalnızca ilgilisi tarafından bir dava yoluyla ileri sürülmekle anlam kazanan bir savunma aracı değildir. Markanın kullanılmaması nedeniyle marka sahibinin karşı karşıya kalabileceği birden fazla olumsuz senaryo mevcuttur. Üçüncü kişi adına tescilli bir markanın hükümsüzlüğü talepli bir dava açıldığında, benzerlik iddiası ile dayanak gösterilen markanın kullanılmadığı ortaya çıkarsa, hükümsüzlük davasının dinlenmesi hukuki yarar yokluğu nedeniyle mümkün değildir. Zira burada korunmaya değer bir menfaat kalmamıştır. Aynı şekilde kullanılmayan bir markanın ihlal edildiğinden bahisle açılacak hukuk davalarında da kullanılmama hali bir def’i olarak ileri sürülmüşse, kullanılmayan markaya hukuki koruma verilemeyeceğinden, bu davanın da reddine karar verilecektir. Hükümsüzlüğü istenen yahut aleyhinde haksız rekabet kaynaklı dava açılan tarafın bu iddiasını, iptal davası açmadan bir def’i olarak kullanması da mümkündür.
Daha fazla bilgi, marka davaları, marka tescili ve marka danışmanlığı için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 06.04.2022
[1] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 17.03.2021 tarihli, 2020/1412 E. - 2021/2516 K. sayılı kararında: “6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 25/7 ve 29/2 maddelerinin yollamasıyla aynı Kanun’un 19/2 maddesine göre; markanın nispi sebeplerle hükümsüzlüğü istemiyle açılan davalar ile marka hakkına tecavüz iddiasıyla açılan davalarda davacıya karşı, dayanılan markanın ilgili mal ve hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi olarak kullanılmadığı def’i ileri sürebilir. Bu durumda Mahkemece tecavüz edildiği ileri sürülen markanın Türkiye’de ciddi biçimde kullanılıp kullanılmadığı bir ön sorun olarak incelenerek hasıl olacak sonuca göre hükümsüzlük ve tecavüz davaları hakkında bir karar verilmesi gerekmektedir.”
[2] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 14.06.2019 tarihli, 2019/1765 E. - 2019/4421 K. sayılı kararında: “…markanın son beş yıllık süre içerisinde kullanılmaması bu tarihten önce TBMM tarafından kabul edilen 6769 sayılı SMK’nın 9, 19, 25, 26 ve 27.maddelerinde, iptal ve def’i sebebi olarak kabul edilmiştir.”
[3] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 17.03.2021 tarihli, 2020/1412 E. - 2021/2516 K. sayılı kararında: “Ancak somut uyuşmazlıkta davalı tarafça cevap dilekçesinde, davacının adına tescilli markaları Türkiye’de kullanmadığını ileri sürdüğüne göre bu iddianın anılan Kanun hükümlerinde düzenlenen def’i niteliğinde olup olmadığı, def’i niteliğinde olduğunun kabulü halinde de davacı markalarının dava tarihi ve dayanılan mal ve hizmet sınıfı nazara alınarak geriye doğru son beş yıllık süreçte Türkiye’de ciddi biçimde kullanılıp kullanılmadığı belirlenerek sonucuna göre karar verilmesi, keza kullanılmayan, yani piyasada var olmayan ürünler yönünden haksız rekabetin de söz konusu olamayacağı değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye ve yanılgılı değerlendirmeye dayalı yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.”
[4] Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 09.02.2011 tarihli, 2010/11-695 E. - 2011/47 K. sayılı kararında: “Böylece; tescilin sağladığı mutlak nitelikli marka hakkı korunmasından 'gerçekten' kullanılan markaların yararlanması amaçlanmıştır.”
[5] MarKHK döneminde verilmiş Yargıtay kararlarında aksi görüşe dayalı uygulamalar görülmektedir. Bkz. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 22.01.2020 tarihli, 2019/2536 E. - 2020/651 K. sayılı kararında: “Birleşen dava, asıl davada kullanılmama nedeniyle hükümsüzlüğü istenen markaya tecavüz edildiği iddiasına dayalı olarak markaya tecavüzün ve haksız rekabetin tespitine, kullanımın önlenmesine, 100.000,00 TL manevi tazminatın tahsili istemine ilişkindir. Bölge Adlliye Mahkemesince, davalı tarafça yapılan kullanımların davacı markasına tecavüz teşkil ettiği gerekçesi ile markaya tecavüz ve haksız rekabetinin tespitine, kullanımın önlenmesine, 10.000,00 TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmiştir. Ancak, birleşen davacı adına tescilli markanın asıl davada kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bu halde birleşen davacı tarafça, kullanılmayan markaya vaki tecavüz nedeniyle manevi zararın doğduğunun ispat edilmesi gerekmektedir.”
Av. Ecenur Tuncel Uyanık
Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.