İlaç Markalarında İltibas ve Benzerlik İncelemesi Kriterleri
1- İlaç Markalarında Etken Madde veya Hastalığa Atıf Yapan Adlandırmalar ve Marka Tescili
İlaç markalarının tescilinde genellikle ilacın etken maddesine veya tedavisine yöneldiği hastalığa atıf yaptığı gözlemlenmektedir. Bir mal veya hizmeti tanımlayan - betimleyen kelimeleri içeren işaretler ayırt edici niteliğe sahip olmadıkları için marka olarak tescil edilemezler; ancak kullanılacağı bu mal veya hizmeti çağrıştıran işaretlerin marka olarak tescili mümkündür. Böyle bir marka ise ayırt ediciliği zayıf olduğundan bu markayı seçen kişi, normalde iltibas teşkil edecek benzerlerinin başkası tarafından kullanılmasına katlanmak zorunda kalır. İlaç markalarında, etken madde veya tedavisi hedeflenen hastalığı doğrudan çağrıştıran işaretler, ayırt edicilik niteliği zayıf olan işaretler olduğundan marka sahibinin, ufak bazı değişiklikler yapılması suretiyle yeni marka başvurularına katlanması gerekebilecektir[1].
Kural olarak jenerik veya etken maddeden türetilen, küçük değişiklikler[2] yapılarak tescili istenen ilaç markalarının düşük düzeyde bile olsa somut ayırt edicilik vasfına sahip olmak koşuluyla tescilinin mümkün olduğu kabul edilmektedir[3]. İlaç emtiası bakımından etken madde veya tedavisi hedeflenen hastalığa doğrudan atıf yapan işaretler ise tanımlayıcı niteliktedirler ve marka olarak tescil edilemezler[4].
2- İlaç Markalarında İşaret/Kelime Benzerliği İncelemesi Kriterleri ve Örnek Davalar
2.1. Zinco – Zincobest Davası
Davacı adına marka olarak tescilli “ZİNCO” ibaresi, çinko etken maddesini içeren ilaçlar için ayırt ediciliği zayıf bir marka niteliğindedir. Bu itibarla davacının ufak bazı değişiklikler yapılması suretiyle “ZİNCO” ibaresini içeren ve etken maddesi çinko olan ilaç emtiaları yönünden yeni marka başvurularına katlanması gerekir. Zira tarafların markalarının esaslı unsuru “ZİNCO” olmakla birlikte davalı markasında yer alan “BEST” ibaresi ilaç emtiaları yönünden markaların karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmıştır[5].
2.2. Nolaxen – Olaxenn Davası
Tescilli Nolaxen markası nedeniyle, Olaxenn markası için yapılan başvuru nihai olarak YİDK tarafından reddeilmiş, yerel mahkeme iptal davasını reddetmiştir. Davacı taraf, “markalarının kardiyoloji hastalıklarında kullanılan bir ilaç olup, markada yer alan “NOLAC” ibaresinin ilacın hammaddesi olan “SPIRONOLACTONE” dan türetildiğini ileri sürerek kararın iptalini istemiş ise de Yargıtay tarafından yerel mahkeme kararı onanmış, Olaxenn markasının Nolaxen ile benzer olduğuna karar verilmiştir[6].
2.3. Glia – Gliact Davası
"Glia" ibaresinin tıp alanında "merkezi sinir sisteminin uyarı yaratmayan ve iletmeyen hücreleri" anlamında tanımlayıcı bir ibare olduğunun, "Glial Tümör" adı verilen ve beyin ve omurilikte başlayan bir tümör türünün mevcut bulunduğunun, dolayısıyla ayırt edicilik niteliği düşük "Glia" ibaresine eklenen "ct" harflerinin, dava konusu başvurunun davacı markalarından farklılaşmasını sağladığı gerekçesiyle Glia isimli marka sahibinin Gliact isimli marka başvurusunun tesciline engel olamayacağı kabul edilmiştir[7].
2.4. Melox – Mielox/Miloks/Melloks ve sair Davası[8]
“… ilaç markaları yönünden etken maddeye temas eden jenerik işaretleri kullanma hakkının kimsenin tekeline bırakılmayacağına ilişkin yukarıdaki temel ilkeler de nazara alınarak davalının ilaç markalarının davacı taraf kullanımında olan ve öncelik hakkı bulunan “MELOX” ibaresi ile karıştırılma tehlikesinin bulunup bulunmadığı hususunun her bir marka yönünden ayrı ayrı incelenmesi gerektiği…”
2.5. Etken Madde veya Hastalığa Atıf Yapmayan Infantum ile Infanta Davası
Davacının ''INFANTUM'' ibareli markası ile davalı ...'in ''Infanta'' ibareli markası İngilizce’de ''bebek, küçük çocuk, vb.'' anlamına gelen ''Infant'' kelimesinden türetilmiştir. Bu durumda, davaya konu taraf markaları ilaç emtialarının etken maddesi veya tedavi ettiği hastalığa atıf yapan ibarelerden türetilmediğinden ortalama tüketiciden daha iyi bilgilenmiş ve dikkatli doktor, eczacı, diş hekimi gibi tüketicilerin elinden geçerek kullanılması dahi markaların 556 sayılı KHK'nın 8/1-b maddesi anlamında benzerliğini ortadan kaldırmayacaktır[9].
2.6. İlaç Markasının Başlangıç Harflerinin Farklılaşması: Certican – Septican Davası
Özellikle ilaç markalarında görüşü dikkate alınması gereken kitle doktor ve eczacılardan oluşan bilinçli kitle olduğu, her iki markanın “CER” ve “SEP” şeklindeki başlangıç kısımlarının oldukça farklı olduğu da dikkate alındığında, markalar arasında görsel ve kavramsal bir benzerlik bulunmadığı, kısmi sesçil benzeşmenin de markalar arasında 556 sayılı KHK 8/1-b. bendi uyarınca karıştırılmaya yol açacak şekilde benzerlik bulunmadığının kabulü gerekir[10].
2.7. Lipoter – Lipot/Lipotene Davası ve İlaç Markalarında Seri Marka Etkisi
Yerel mahkemece, başvurunun standart karekterle yazılmış "LİPOTER" ibaresinden, itiraza dayanak markanın standart karekterle yazılmış "LİPOT", "LİPOTENE" ibarelerinden oluştuğu, taraf işaretlerinde başkaca bir şekil unsurunun olmadığı, “lipo” kökünün "yağ, şişmanlık, kolesterol" anlamına geldiği, ilaç markaları bakımından herkese açık bir ibareden türetilen markaların seri marka olarak algılanma ihtimalinin bulunmadığı, dava konusunun ilaçlara ilişkin olan 5. sınıf kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve ilgili çevrenin eczacı ve hekimler olduğu, bu kimselerin profesyonel bir meslek grubunun üyeleri olması nedeniyle davacının “LİPOTER” markası ile davalı markalarının karıştırılmasının mümkün olmadığı kabul edilmiş, Yargıtay tarafından karar onanmıştır[11].
3- İlgili Tüketici Kitlesinin Yüksek Dikkat Düzeyine Sahip Olması
İlaç markalarında karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde, ilaçların reçeteli veya reçetesiz satılmasının söz konusu olduğu gözetildiğinde reçeteli satılan ilaçlarda doktor ve eczacıların dikkate alınması gerekirken; reçetesiz satılan ilaçlarda ise bunların kullanıcılarının dikkate alınması gerekmektedir. Ancak ilaçların doğrudan insan sağlığı ile bağlantılı olduğu düşünüldüğünde reçetesiz ilaçların alıcı kitlesinin dikkat düzeyinin sıradan bir ürünü alırken gösterdikleri dikkat düzeyinden çok daha fazla olduğu unutulmamalıdır. Üstelik tüketicinin eczanelerde, marketlerde olduğu gibi raftan ilaç seçip satın alması mümkün değildir; zira 12.04.2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Yönetmelik gereğince ilaçların tüketicinin doğrudan ulaşmasına imkân vermeyecek şekilde saklanması zorunludur. Dolayısıyla ilaç reçetesiz satılsa dahi tüketici tarafından istenen ilaç ancak eczacı tarafından tüketiciye verilecektir[12].
Sonuç Olarak
İlaç markaları arasındaki hukuki uyuşmazlıkların çözümünde, diğer markalar arasındaki hukuki uyuşmazlıklara uygulanan kurallardan farklı ve nispeten esnetilmiş kurallar uygulanmaktadır. Bunun iki makul sebebi vardır: i. İlgili tüketici kitlesi yüksek bir dikkat ve bilgi düzeyine sahiptir, ii. İlaç markaları genellikle, çözüm üretmeyi hedefledikleri ya da etken maddelerini oluşturan kelimelerden türetilirler, haliyle genellikle zayıf marka niteliğindedirler. Bu nedenlerle aralarındaki benzerlik incelemelerinin sonucunda karıştırılma ihtimaline varılması da zorlaşmaktadır. Bunun için seri marka yaratıp seri marka arasına sızma iddiası ile yola çıkılabilir ise de Yargıtay’ın Lipo kararından da görüldüğü üzere, zayıf kelime unsurları ile yaratılan seri markaların markasal algı oluşturamayacağı ifade edilmektedir.
Daha fazla bilgi, marka davaları, marka tescili ve marka danışmanlığı için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 26.04.2022
[1] Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 30.09.2021 tarihli, 2017/413 E. - 2021/1127 K. sayılı kararı
[2] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 25.02.2021 tarihli, 2020/1837 E. - 2021/1722 K. sayılı kararı: “…esasen tanımlayıcı olması nedeniyle marka olamayacak bir işarete birtakım farklı ekler yapılarak yeni bir marka başvurusunda bulunması önlenemez ve bu davranış tek başına kötüniyetli marka tescili olarak da değerlendirilemez.”
[3] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 25.02.2021 tarihli, 2020/1837 E. - 2021/1722 K. sayılı kararı
[4] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 09.12.2015 tarihli, 2015/6264 E. - 2015/13174 K. sayılı kararı
[5] Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 30.09.2021 tarihli, 2017/413 E. - 2021/1127 K. sayılı kararı
[6] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 30.03.2021 tarihli, 2020/372 E. - 2021/3098 K. sayılı kararı
[7] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 12.02.2020 tarihli, 2019/2813 E. - 2020/1297 K. sayılı kararı
[8] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 25.02.2021 tarihli, 2020/1837 E. - 2021/1722 K. sayılı kararı
[9] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 16.12.2019 tarihli, 2019/1382 E. - 2019/8198 K. sayılı kararı
[10] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 03.12.2019 tarihli, 2018/3182 E. - 2019/7752 K. sayılı kararı
[11] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 15.05.2019 tarihli, 2018/2262 E. - 2019/3808 K. sayılı kararı
[12] Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 30.09.2021 tarihli, 2017/413 E. - 2021/1127 K. sayılı kararı
Av. Ecenur Tuncel Uyanık
Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.