Distribütörün Markayı Kendi Adına Tescil Ettirmesi ve Yeni Distribütörün Dava Hakkı
1- Distribütörün Markayı Kendi Adına Tescil Ettirmesi
Uygulamada sıklıkla görüldüğü üzere, yurtdışı merkezli bir firmanın Türkiye’de yetkili satıcısı / distribütörü olan firmalar, yabancı firmaya ait markanın Türkiye’de tescilli olmadığı hallerde, markayı kendi adına tescil ettirmekte, yabancı firmalar da çoğu kez bu duruma herhangi bir itirazda bulunmamaktadır. Fakat daha sonra distribütör ile sağlayıcının arasındaki ticari ilişkilerin bozulması halinde yeni distribütör ile eski distribütör (marka tescil sahibi) arasında marka ihlalinden kaynaklanan iddialara dayalı uyuşmazlıklar çıkmakta ve gerçek hak sahibi olan yurtdışında mukim sağlayıcı adına eski distribütöre karşı markanın hükümsüzlüğü davası açılması gereği doğabilmektedir.
Bilindiği üzere Sınai Mülkiyet Kanunu madde 25/2 gereği “menfaati olanlar” markanın hükümsüzlüğünü isteyebilir. Kötüniyet nedeniyle talep edilecek markanın hükümsüzlüğü davalarında da aynı kural geçerlidir. Yürürlükten kaldırılmış olan 556 sayılı KHK döneminde de “zarar gören kişiler” bu davayı açabiliyordu. Fakat KHK dönemindeki Yargıtay uygulamasına göre, “ticari vekilin kendi adına tescil ettirdiği markanın kötüniyet nedeniyle hükümsüzlüğü” talepleri aslında KHK’nın 17 nci maddesinde düzenlenen (ticari vekilin kendi adına tescili) özel bir hükümsüzlük sebebi sayılmakta ve bu nedene dayalı davaların sadece marka sahibi tarafından açılabileceği[1] kabul edilmekteydi[2].
Yürürlükte olan SMK düzenlemeleri de KHK ile benzer niteliğe sahiptir. Ticari vekilin markayı kendi adına tescilini düzenleyen SMK madde 10’da “…marka sahibi mahkemeden, markasının kullanımının yasaklanmasını talep edebileceği gibi söz konusu tescilin kendisine devredilmesini de talep edebilir.” Yine SMK 6/2 hükmünde de ticari vekilin kendi adına tescili için yaptığı başvurunun “marka sahibinin itirazı” üzerine reddedileceği düzenlenmiş ve 25 inci madde gereği bu gerekçe ile hükümsüzlük davası açılabileceği düzenlenmiştir.
Bu düzenlemelere göre “ticari vekilin kendi adına tescil ettirdiği” markanın SMK 6/2 gereği hükümsüzlüğüne karar verilmesini istemek hakkı, yalnızca marka sahibine ait olup, aktif dava ehliyeti bulunmayan üçüncü kişiler (yeni distribütör) bu nedene dayalı hükümsüzlük isteminde bulunamaz. Fakat üçüncü kişilerin (yeni distribütörün) SMK 6/9 özel düzenlemesine dayalı olarak yan, kötüniyet nedeniyle hükümsüzlük davası açıp açamayacağı konusu ayrıca değerlendirilmelidir. Bu halde sorulması gereken soru şudur, SMK döneminde yeni distribütör veya ilgili üçüncü kişiler, eski distribütöre karşı; kötüniyetli marka tescili veya önceye dayalı kullanım hakkı nedeniyle hükümsüzlük davası açabilir mi?
2- Yeni Distribütörün veya İlgili Üçüncü Kişilerin Eski Distribütör Adına Kayıtlı Markanın Hükümsüzlüğünü İsteme Hakkı
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 11.02.2020 tarihli ve 2019/3171 E. - 2020/1234 K. sayılı ilamına konu olan olayda, yabancı merkezli bir firmanın Türkiye distribütörü, markayı kendi adına tescil ettirmiş, distribütörlük ilişkisi sonlandırıldıktan sonra yeni distribütöre marka hakkının ihlalinden kaynaklanan dava açmıştır. Yeni distribütör tarafından karşı dava olarak açılan markanın hükümsüzlüğü davası ise aşağıda detayları incelenen gerekçelerle kabul edilmiş, asıl dava reddedilmiştir. Olayları ve detayları kısaca özetlemek gerekirse:
i. Avusturya menşeli “Hanazeder” markasının asıl hak sahibi dava dışı Hanazeder Elektronik GMBH şirketi olup Avrupa, Asya, Güney Amerika ve Orta Doğuda 33 yıllık geçmişe sahip tanınmış bir markadır.
ii. Marka; Türkiye’de dava dışı bu firma tarafından tescil ettirilmemiş, eski distribütör firmanın yetkilisi adına (bu kişi aynı zamanda davacıdır) tescil edilmesi için 09/03/2013 tarihinde başvurusu yapılmış ve 20/10/2014 tarihinde tescil edilmiştir.
iii. Hanazeder Elektronik GMBH firması ile davalı / yeni distribütör arasında 27/05/2014 tarihli distribütörlük sözleşmesi imzalanmış ve eski distribütör firma ile ticari ilişki sonlandırılmıştır.
iv. Eski distribütör yetkilisi 2015 yılında açtığı davada, yeni distribütörün markaya yaptığı tecavüzünün tespitine, önlenmesine, davalıya ait internet sitesine erişimin engellenmesine, 10.000 TL maddi ve 10.000 TL manevi tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
v. Yeni distribütör tarafından açılan karşı davada, davacının ticari vekil olarak dava dışı şirkete ait markayı haksız ve kötüniyetli olarak izin almaksızın kendi adına yolsuz olarak tescil ettirdiğini, bu marka üzerinde dava dışı şirketin öncelikle hak sahibi olduğunu ileri sürerek davacıya ait markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini istemiştir.
İstanbul 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 24/01/2017 tarih ve 2015/122 E- 2017/14 K. sayılı kararda aşağıda açıklanan gerekçelerle; yeni distribütör firmanın kötüniyetli tescil gerçekleştiren kimseye karşı hükümsüzlük davası açabileceği, hükümsüzlük davası açmakta hukuki yararının olduğu kabul edilmiştir.
Yerel mahkeme kararında: “…somut olayda davalı distribütörün hükümsüzlük davası açmakta hukuki yararı bulunduğu, kötüniyet iddiası ile marka hükümsüzlük davası açılabileceği, davacının asıl hak sahibi ile yaptığı distribütörlük sözleşmesi sona ermesine rağmen onun iznini almaksızın ve hukuken de haklı bir gerekçesi olmaksızın dava konusu markayı kendi adına tescil etirmesinin kötüniyetli olduğu, … gerekçeleriyle karşı davanın kabulüne, davacı - karşı davalı adına tescilli markanın hükümsüzlüğüne ve karar kesinleştiğinde sicilden terkinine” karar verilmiştir. (Karar istinaf ve Yargıtay denetiminden geçerek kesinleşmiştir.)
Sonuç Olarak
Genellikle karşılaşılan durum şöyledir; distribütör markayı kendi adına tescil ettirir, ticari vekilin kendi adına tescili nedeniyle markanın hükümsüzlüğü veya kötüniyet nedeniyle hükümsüzlüğü davası distribütöre karşı gerçek hak sahibi olan sağlayıcı tarafından açılır. Bu kararda farklı olan ve tartışılması gerektiğine inandığımız konu; marka hakkı sahibi olmayan, inhisari lisans sözleşmesi ile dava hakkı da elde etmemiş olan (etmiş olsa kararda söz edilirdi) yeni distribütör, eski distribütör firmaya karşı hükümsüzlük davası açabilir mi? Yargıtay bu kararında dava açılabileceğini, hukuki yararın var olduğunu ifade etmiştir. Fakat önceki dönemde verdiği kararlar böyle değildi.
SMK’nın yürürlüğe girmesinden 14 gün sonra verilen yerel mahkeme kararını onayan ve yukarıda detaylı incelenen Yargıtay kararında; yeni distribütörün hükümsüzlük gerekçesi olarak “önceye dayalı kullanım hakkını” ve “kötüniyeti” ileri sürdüğü mahkemenin ise “kötüniyet” gerekçesiyle davayı kabul ettiği görülmektedir.
Karara göre, Yargıtay’ın KHK dönemindeki fikrinden[3] vazgeçtiği, yeni distribütör veya diğer ilgili üçüncü kişilerce SMK 6/9 hükmünde düzenlenen “kötüniyet” gerekçesiyle açılacak hükümsüzlük davalarının “ticari vekilin kendi adına tescili” gerekçesine dayalı hükümsüzlük talebinin özel bir görünümü olarak değerlendirmeyebileceği izlenimi doğmaktadır.
Daha fazla bilgi, marka tescili ve marka danışmanlığı için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 25.09.2021
[1] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 16.04.2015 tarihli ve 2014/15689 E. - 2015/5363 K. sayılı ilamı: “Bu durumda, kötüniyetin özel halinin yukarıda bahsi geçen 556 sayılı KHK'daki hükümlerde düzenlenme biçimine ve buna yönelik dava açma hakkının gerçek marka hakkı sahibine ait olduğu dikkate alındığında; marka sahibinin ticari mümessili olan davacının doğrudan hükümsüzlük davası açma hakkının bulunmadığı gerekçesiyle davanın aktif dava ehliyeti yokluğundan reddi gerekirken davanın bu talep yönünden kabulü doğru görülmemiş, davalı vekilinin katılma yoluyla karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 15.04.2014 tarih ve 2014/142 Esas, 2014/7398 Karar sayılı onama kararının kaldırılarak kararın davalı yararına bozulması gerekmiştir.”
[2] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 23.01.2019 tarihli ve 2017/3235 E. - 2019/679 K. sayılı ilamı: "Anılan hükümlerde, ticari temsilci ya da vekilin haklı bir neden olmaksızın marka tescili yaptırması halinde, gerçek hak sahibinin ileri sürebileceği talepler ayrı ayrı belirtilmek suretiyle, tescilde kötüniyetin varlığına ilişkin özel haller de aynı kapsamda düzenlenmiş ve yukarıda açıklanan seçeneklere dayalı olarak dava açma hakkı gerçek marka hakkı sahibine tanınmıştır. Dairemizin yerleşik uygulaması bu yöndedir. (Dairemizin emsal nitelikteki 16/04/2015 Tarih 2014/15689 – 2015/5363 sayılı ilamı)
Dosya içindeki bilgi ve beyanlardan, uyuşmazlık konusu "..." markalarının dava dışı ... Ltd. şirketine ait olduğu, davalının dava dışı şirket ile arasında tek yetkili satıcılık sözleşmesi bulunduğu anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlık konusu kötüniyetin özel halinin 556 sayılı KHK'daki düzenlenme biçimine ve buna yönelik dava açma hakkının gerçek marka hakkı sahibine ait olduğu dikkate alındığında, davacının belirtilen sebebe dayalı olarak doğrudan hükümsüzlük davası açma hakkının bulunmadığı açıktır. Bu nedenle, mahkemece, davacının aktif dava ehliyeti bulunmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile karar verilmesi doğru görülmemişse de sonucu itibariyle davanın reddine karar verilmesi doğru olduğundan kararın değişik bu gerekçeyle onanmasına karar vermek gerekmiştir."
Av. Ecenur Tuncel Uyanık
Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.